Правообладатель может запрещать использование своего товарного знака третьим лицам только в отношении однородных товаров.
Из этого правила есть ряд исключений, одно из них -«размывание/dilution», при наличии которого правообладатель может запрещать использование товарных знаков, в том числе, и для неоднородных товаров.
В законодательстве США норма о незаконном «размывании/dilution» появилась в 1995 году в результате принятия Federal Trademark Dilution Act, и в данный момент присутствует в своде законов под номером 1125.
В нашем законодательстве такой нормы нет, в связи с чем суды вынуждены на регулярной основе признавать неоднородные товары однородными, писать в своих судебных акта очевидную неправду (иного пути защитить правообладателя от размывания его товарного знака нет, оговоримся, нет - по мнению правообладателей и судей).
В результате сложилась судебная практика, известная как «практика о трусах и часах» - см. дело «VACHERON CONSTANTIN» № А40-73286/10-143-625, дело «PARMIGIANI» № СИП-265/2014.
Однако необходимость такой практики, необходимость признания неоднородных товаров однородными (очевидной неправды) для целей предотвращения размывания товарного знака, вызывает обоснованные сомнения.
Повторимся, по общему правилу правообладатель может запрещать использование товарного знака только в отношении однородных товаров. Исключение из данного правила возможно, но только при наличии определённых критериев.
Первый и главный критерий – это сильная различительная способность защищаемого товарного знака.
«Размыть» можно только хорошо узнаваемый, очень «сильный» товарный знак (наиболее известные кейсы по данной категории: Mead Data Central, Inc. v Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. , Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v Utah Division of Travel Development, I.P.Lund Trading v Kohler Co. , Nabisco, Inc. v PF Brands, Inc , Times Mirror Magazines, Inc. v Las Vegas Sports News, L.L.C.
На самом деле отечественное законодательство содержит две нормы, позволяющие охранять сильные товарные знаки в отношении неоднородных товаров, не прибегая к признанию их однородными, – это статьи 1508, 1509 ГК РФ.
Если правообладатель считает, что принадлежащий ему товарный знак сильный и использование в отношении трусов может ослабить его силу, достаточно доказать этот факт в порядке, установленном ст.1508 ГК РФ.
Не получается у правообладателя доказать это обстоятельство в упомянутом выше порядке - не стоит убеждать судей обходить закон с помощью признания «трусов и часов» однородными товарами.
Даже, несмотря на то, что трусы и часы забывать не рекомендуется.